外觀設計專利權終止對其中圖片著作權的影響

　　【案情】

　　2001年，謝瑞林將“老謝榨菜”包裝袋申請了外觀設計專利，2006年2月該外觀設計專利權因未繳年費而終止。同年8月，謝瑞林與謝新林經營的某醬制品廠簽訂著作權轉讓合同，將上述專利中的圖片著作財產權無償轉讓給該廠。

　　2012年12月，謝新林從葉根木經營的批發部購買到一箱海寧市明揚食品有限公司生產的榨菜，謝新林認為此榨菜包裝袋正面圖案正是自己享有著作權的圖案，故訴至法院，請求判令葉根木、明揚公司停止侵權並賠償損失。

　　浙江省海寧市人民法院一審認為，授予該圖案作品的外觀設計專利權，其保護范圍是與其附著的產品緊密相連的、隻局限於與外觀設計專利產品在相同或相近類別的產品上使用相同或相似的圖案。在該保護范圍以外，涉案圖案作品仍然可以受到著作權保護，兩者並不沖突。經比對，被訴侵權榨菜包裝袋構成在相同類別產品上的實質性相同使用，符合對已失效外觀設計的利用，因此並未落入謝新林圖案著作權的保護范圍內。判決駁回了謝新林的訴訟請求。謝新林不服，提起上訴。浙江省嘉興市中級人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。

　　【分歧】

　　本案爭議焦點為：在涉案外觀設計專利權終止后，可否再以享有外觀設計圖片的著作權為由阻止他人實施該外觀設計專利。對此主要有三種不同觀點：

　　第一種觀點認為，應審查原告的著作權是否在有效保護期內以及兩被告的行為是否屬於法定許可或合理使用。如著作權在有效保護期內，且不存在著作權法另有規定的情形，則原告有權依據著作權法要求兩被告承擔侵權責任。本案中，謝瑞林創作完成了該外觀設計圖片，擁有合法的著作權，原告謝新林作為受讓人，有權禁止他人使用該圖片。而本案兩被告使用相似圖片的行為並不存在著作權法法定許可或合理使用的情形，因此構成著作權侵權。

　　第二種觀點認為，著作權與外觀設計專利權屬於不同的權利序列。著作權關注的是具有獨創性的藝術美，要求作品是作者獨立創作完成，是作者人格和個性的外化，並且具有一定的創作高度。外觀設計專利權屬於工業產權的一種，其更加關注對產品設計方案的創新，要求產品的新設計具有新穎性，且與現有設計或者現有設計特征的組合具有明顯的區別。兩者的保護方式和強度也是不同的。因此，榨菜包裝袋可以獲得著作權和外觀設計專利權的雙重保護。涉案外觀設計專利權到期后，不影響榨菜包裝袋著作權的存在與行使，兩被告未經許可擅自使用與權利人擁有著作權的作品實質相同的包裝袋，構成著作權侵權。

　　第三種觀點認為，盡管在專利有效情況下，承載一項設計的外觀設計專利圖片上可以同時存在圖片著作權和外觀設計專利權兩種權利，但著作權的行使應當受到專利制度的制約。該外觀設計失效后即進入公有領域，一般不能禁止他人進行利用。本案系對失效外觀設計專利的實施，不構成著作權侵權。

　　【評析】

　　實施已失效外觀設計專利不侵犯外觀設計圖片著作權

　　1、外觀設計專利權終止后，其外觀設計圖片的著作權並不會自動消滅

　　知識產權領域中，一種權利消滅后，該權利在存在期間所產生的新的權利可能繼續存在﹔同樣，如果同一客體承載兩種以上權利，一種權利的消滅並不必然導致另外一種權利的消滅。例如最高人民法院在“晨光筆特有裝潢”不正當競爭案[（2010）民提字第16號]中認為，外觀設計終止后，如果該外觀設計構成知名商品特有包裝、裝潢的，不影響權利人取得反不正當競爭法的保護。其中一種權利的終止並不當然導致其他權利同時失去效力。同理，外觀設計專利權終止后，外觀設計圖片著作權（假如有效存在的話）並不會自動消滅。

　　2、對終止后的外觀設計專利的實施不屬侵犯外觀設計圖片著作權行為

　　盡管著作權是一種對世權，但是任何權利的行使並不是無限擴張的，著作權亦不例外。外觀設計圖片著作權不會自動消滅，不代表著作權人當然可以阻止公眾自由實施已經終止失效的外觀設計。對已經終止的外觀設計的實施，不宜認定侵犯該外觀設計圖片的著作權，主要基於以下理由：

　　（1）認定侵權有悖於專利法的立法宗旨

　　從本質上講，專利權是一種國家授予的合法壟斷權，即發明創造人在一定期限內享有對申請專利的發明的合法壟斷，在此期間內發明人可以通過獨佔實施或者授權許可等方式及時收回完成發明創造的投入，實現“創新——受益——再創新——再受益”的良性循環。但這種壟斷與其他壟斷行為有著本質區別，專利法在保護技術成果權利人的權益的同時，亦旨在促進技術信息盡早地公之於眾，因此設定的專利權期間相比於著作權法要短的多。專利期滿后或者因其他原因如專利權人怠於履行繳納年費義務、自願放棄其專利權而導致終止后，該專利便進入公有領域，成為社會公眾均可以自由利用的公共財富，並在此基礎上創造更多的發明，進而推動科學和社會進步。我國專利法第一條即開宗明義指出“鼓勵發明創造，推動發明創造的應用”為專利法的立法目的。如果允許以外觀設計圖片著作權阻卻社會公眾對失效外觀設計的利用，顯然將違背專利制度設置的目的，對此司法不應予以鼓勵。

　　（2）社會公眾的信賴利益應受保護

　　專利權不同於普通財產權，其權利的產生、變動均需要向社會公示。為此，專利局設置專利登記簿，記載專利權的授予，專利申請權、專利權的轉移，專利權的無效宣告，專利權的終止等權利產生、變動情況。對於專利權終止的情形，專利法第四十四條明確規定，專利權在期限屆滿前終止的，由國務院專利行政部門登記和公告。社會公眾基於對專利行政部門專利公告之公示效力所享有的信賴利益理應受到法律的保護。本案外觀設計專利已於2006年2月因未繳納年費而終止並予以公告。因此，社會公眾有足夠理由相信該專利已經進入公有領域，可以自由利用。若仍允許以享有外觀設計專利中的外觀設計圖片的著作權為由阻礙他人實施已經進入公有領域的專利，因著作權自作品創作完成之日起即產生，故公眾無法得知其對已經進入公有領域的專利的利用是否會受到著作權人的追究，這顯然將損害到社會公眾的信賴利益。

　　（3）不另行給予著作權保護不會產生明顯不公平的后果

　　部分國際條約如《保護文學和藝術作品伯爾尼公約》、《與貿易有關的知識產權協定》均規定成員國可以對著作權作出一定的限制。當然，對著作權進行限制應滿足一定條件。對此，德國學者M·雷炳德歸納為“三步”測試法：第一，相應的行為的確屬於特殊情況﹔第二，相應的自由使用行為沒有損害到作品的正常使用﹔第三，沒有不合理損害到作者的正當利益。也就是說，對著作權進行一定限制的結果應當公平。本案中，被告對涉案失效外觀設計的使用方式並沒有影響原告所主張的作品的正常使用。實際上，被告對失效外觀設計的實施本身具有專利制度所賦予的正當性基礎。而且，如一審法院判決所言，在原外觀設計效力所及范圍以外的領域，著作權仍存在法律效力，無非是著作權在原外觀設計效力范圍受到專利制度的限制。事實上，受讓人謝新林在受讓外觀設計專利中的圖片著作權時，已經知道該外觀設計專利權終止的事實，理應知道其對受讓權利的行使應當受到專利制度的限制。

　　值得一提的是，本案與前述“晨光筆特有裝潢”不正當競爭一案在當事人請求保護的權利基礎、法官需要關注的事實方面均存在諸多不同之處。例如“晨光筆特有裝潢”一案中，由於原告指控被告採用了其K35中性筆的特有裝潢，因此法官首先應當關注原告的K35中性筆是否構成了“知名商品”，產生了類似商標的標識作用，從而在外觀設計以外產生了附加的利益或者說新的權利——禁止他人進行仿冒。而本案中，原告主張的著作權本身與外觀設計專利權在一段時間內平行存在著，並運用於同一種商品上，客觀上存在交集，法官更應該關注的是外觀設計專利權的終止對著作權權利行使的影響，而非是否產生了某種新的權利。但筆者認為，兩案的處理結果殊途同歸，“晨光筆特有裝潢”案件實質上也是從結果公平的角度出發，通過再次明確禁止通過“搭便車”等行為不當攫取他人長期經營而獲得的競爭優勢，防止造成市場混淆。該案的處理並不意味著今后判斷專利權終止的后果發生了變化——專利權終止后專利即進入公有領域仍然是專利制度的基本原則。正如最高法院在該案中所指出，“外觀設計專利權的終止，至少使社會公眾收到了該設計可能已經進入公有領域的信號，因而主張該設計受到知名商品特有包裝、裝潢保護的權利人應提供更加充分的証據來証明有關設計仍應受法律保護。”

　　（作者單位：浙江省嘉興市中級人民法院）