美国专利制度中的续案申请

2019年03月15日08:40  来源:中国知识产权报
 
原标题:美国专利制度中的续案申请

如果要比较中美两国的专利制度,那么续案制度是两者最显著的差别之一。

顾名思义,“续案”是指延续前案的申请。在美国专利制度中,只要一件专利申请没有完结,申请人就可以基于此项申请的说明书提交续案申请,且该续案申请可以包含新的权利要求,并享有其前案的优先权。在中国专利制度中,并没有严格意义上的续案制度,与之“形似”的分案制度在操作上也与美国的续案制度不同,在此不再赘述。

续案制度

在美国,续案申请一直是诸多科技企业对其技术进行有效专利保护的武器。大家所熟知的多点触屏控制(Multi-Touch,下称多点触控)是苹果公司很多产品的特色功能之一,也是苹果公司充分利用续案制度构建专利保护的一个典型。

最初,美国特拉华大学的两名技术人员Wayne Westerman和John G. Elias发明了多点触控技术,并在1998年提交了专利申请。其后不久,他们注册成立了一家小公司开始创业,这家公司名为FingerWorks。在2005年,苹果公司完成对FingerWorks公司的收购,并开始不断为这一技术在美国提交续案申请,至今共衍生出近50件美国续案。其中一部分续案专利先后被苹果公司用来起诉摩托罗拉、三星、HTC等公司,为苹果公司带来了巨大的价值。

有意思的是,最早由Wayne Westerman和John G. Elias申请的母案专利,反倒没有被用于任何诉讼。这其实是比较常见的现象。据统计,是否拥有(较多的)续案专利是涉诉专利和非诉专利的主要区别特征之一。而相比于母案专利,续案专利更有可能会被用于美国的专利诉讼。

那么,为什么会出现这种情况呢?回顾以上案例,我们或许可以得到一些答案。在上世纪90年代末,触屏产品主要是液晶类的单点触控技术,而Wayne Westerman和John G. Elias的发明主要考虑的是如何解决多点触控技术在电路层面的实现问题。所以,该母案专利对权利要求的构建更多是围绕具体的电路结构。在母案专利的申请过程中,Wayne Westerman和John G. Elias聘请了非常专业的代理人为他们撰写并提交了高质量的专利申请。这件专利申请除了披露多点触控技术的电路结构,还花了大量篇幅来“设想”多点触控技术在未来的应用场景。苹果公司在收购了FingerWorks公司之后,在2007年发布了第一代iPhone手机,而多点触控作为关键技术之一,也开始为大众所熟知。那些曾经作为“设想”而存在于母案专利申请中的内容,也随着市场的发展,被苹果公司一步步构建成续案专利保护起来。相比于母案专利,这些随市场应运而生的续案专利,更容易作为打击竞争对手、维护苹果公司自身权益的武器。

优势显著

可以说,续案制度是美国专利制度中一个很大的亮点,可以为要在美国市场寻求专利保护的企业提供诸多好处。

首先,一件授权专利只允许保护一项发明。如果一件专利申请的权利要求包含不止一项发明,美国专利商标局会要求申请人选择保留其中的一项发明。申请人可以再通过提交续案申请的方式对其他发明进行保护。

其次,续案可能获得比母案更宽的保护范围。一般,美国审查员会尽可能去授权保护范围较窄的专利。例如,审查员只会对专利申请中与一些实施例有关的部分权利要求进行授权。在这种情况下,提交续案申请是一种有效地获得更大保护范围的策略。申请人可以在续案申请中对授权的母案专利的权利要求进行更上位的提炼和概括,也可以重新构建能够涵盖其他实施例的权利要求,这些做法可以很大程度上提高竞争对手进行规避设计的难度。同样,当母案专利的权利稳定性受到现有技术(prior art)的影响时,申请人也可以在续案申请中构建新的权利要求保护范围,以绕开这些影响。

再次,续案有助于构建成具有明确目标的攻击性专利。申请人可以根据竞争对手的产品,为其“量身订做”续案申请,只要保证续案申请的技术点在母案申请的说明书中具有相应的支持,而竞争对手的产品发布时间又在母案申请的优先权日以后即可。

另外,申请人可以根据技术发展的不同阶段,提交续案申请。这种续案申请的保护范围会具有很大的不确定性,对竞争对手来说无疑是一种巨大的威慑。值得一提的是,鉴于续案申请的这种不确定性,美国专利商标局曾试图修改法规来限制申请人提交续案申请的权利,但却遭到专利律师、制造业公司、生物技术公司、独立发明人等的联合反对。他们还曾多次将美国专利商标局告上法庭。最终,法院以违反美国专利法为由,宣判美国专利商标局的这一行为无效。

最后,续案可以提升专利族的转让或许可的价值。据统计,如果一件授权专利在美国专利商标局中还有续案申请,其价格会比单独的授权专利高出10%至25%。

中美专利制度有很大差异,美国专利相对灵活宽松的制度,造成美国专利申请从撰写到申请的过程和策略与中国专利申请有根本不同。因为美国申请的续案可以继承最初母案的优先权,而在续案申请过程中,申请人可以提出与之前申请完全不同的权利要求,只要这个权利要求在说明书中有支撑即可。而在美国专利申请过程中,由于制度和实际操作的限制,说明书对权利要求的支撑要求相对比较低。这就要求申请人需充分利用美国的续案制度,在一件专利申请获得专利授权之前,及时提交续案,以保证继续利用说明书申请更多专利的权利。

根据美国法律,一份专利申请如果已经获得授权,就无法再以此为基础提交续案了。所以,很多时候,哪怕这份申请未来的价值还不清晰,除非极其特殊的情况,例如,发明所涉及的技术领域已明显过时,或者说明书写得过于简单,毫无利用价值,否则,哪怕只是为了保留未来利用说明书获取新专利的权利,也应该提交续案,保证申请过程的延续性。

要充分利用美国续案制度,对说明书本身也有要求。说明书内容应该尽量充实,更重要的是,不要局限于现有的发明,而应该充分利用现有发明设想这个发明在未来二十年可能的发展方向和应用场景,并在说明书中加以描述。(龙 翔 丁晓龙)

(责编:龚霏菲、王珩)