【弁言小序】

《专利审查指南》第二部分第八章规定，申请人采用具体“放弃”的方式，从原数值范围中排除该部分，除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不被允许，即具体放弃是一种特殊类型的修改方式（下称放弃式修改），通过该方式排除原申请文件中没有记载的技术特征以达到限制权利要求保护范围的目的。目前审查实践中，在审查“放弃”式修改能否被允许时，存在忽视允许该修改方式的初衷，直接进行修改前后的创造性比较，如此造成了在修改是否超范围判断上的困惑。

笔者通过一个案例分析在审查程序中对放弃式修改的审查判断原则。

【理念阐述】

《专利审查指南》中允许权利要求通过放弃式进行修改的初衷是，申请人在撰写专利申请文件时，有时无法得知抵触申请的存在和/或其它技术领域公开的技术信息，使得申请文件的权利要求包含了部分不具备新颖性或创造性的保护范围，基于这些审查过程中检索到的技术信息，为了给申请人更合理的保护范围，才允许申请人以具体“放弃”的形式来排除原申请文件中没有公开的技术特征，进一步限制权利要求的保护范围。即，就外部因素而言，允许在权利要求中用“放弃”的表述方式进行修改，是由于权利要求中出现了“出于非技术因素而被排除在可专利的主题之外的内容”，或者被抵触申请或其它技术领域偶然公开的内容；就内部因素而言，是因为申请文件本身记载的信息不足够，申请人未能预先记载其它可进一步修改的中间数值范围。但是，除上述情况之外，仅仅为克服因现有技术公开而造成的新颖性或创造性缺陷而通过“放弃”方式进行修改，通常超出了说明书原始公开的范围，是不能被允许的。

因此，“放弃”式修改是否被允许的审查内容包括：判断原申请文件中是否记载了原数值范围特征的其他中间数值；以及判断权利要求的技术方案是否被抵触申请文件公开，或者被与发明技术领域相差很远的现有技术“偶然公开”，或者将要放弃的技术方案能否被本领域技术人员依据申请记载的内容认定是不可实施的。

【案例演绎】

某申请案的原权利要求1为“一种热传递组合物，包含基于重量从1%至97%的二氟甲烷、从1%至97%的五氟乙烷、从1%至97%的1,1,1,2-四氟乙烷、以及1％至97%的2,3,3,3-四氟丙烯”。

经修改后，权利要求1为“一种热传递组合物，包含21-40wt％的二氟甲烷、从大于20wt％至小于或等于40wt％的五氟乙烷、从大于20wt％至小于或等于35wt％的1,1,1,2-四氟乙烷、以及15-30wt％的2,3,3,3-四氟丙烯”。即，申请人在修改过程中放弃了20wt%的五氟乙烷（R-125）以及20wt%的1,1,1,2-四氟乙烷（R-1234yf）的端值。这种放弃是否允许？是否构成《专利审查指南》中允许的“放弃”式修改？

首先，允许“放弃”方式修改是有前提的，需要在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值时。本案中，以五氟乙烷（R-125）为例，除了原说明书和权利要求书记载的“包含基于重量从1%至97%的五氟乙烷（R-125）”外，还记载了“按重量计从25%至40%的R-125”等内容。即，原说明书和权利要求书至少还记载了25%的R-125以及40%的R-125两个中间数值。所以，在本案中不存在关于R-125的含量在原申请文件中没有记载其他中间值的情形，必须采用放弃20wt%点值的方式进行修改这一必要前提。

其次，根据本申请原始记载的内容，本领域技术人员不能预期五氟乙烷含量特征以及1,1,1,2-四氟乙烷含量特征取被“放弃”的数值时，即，五氟乙烷为20wt%以及1,1,1,2-四氟乙烷为20wt%时，本发明不可能实施，申请人亦未进行相应的现有技术举证。

至此，从允许修改的前提上看，权利要求1中通过放弃包含20wt%的五氟乙烷以及20wt%的1,1,1,2-四氟乙烷的端值的修改方式，不符合审查指南中关于允许对权利要求进行“放弃”式修改的立法初衷，不能被允许。理论上，审查员已然不必要进一步论证权利要求1的方案相对于被放弃的20%的端点数值是否具备创造性。

当然，笔者也可以从事实上进一步验证，该数值特征取经“放弃”后的数值时，本发明不可能具有创造性。为此，笔者考察了本发明的说明书，说明书声称该热传递组合物，不仅具有低的GWP、CAP和COP能力与性能之间的良好平衡，还具有低可燃性。说明书表1和2列举了组合物在GWP方面的性能，数据显示，落入修改后权利要求1保护范围中的第1、17组实验结果相比未落入权利要求1的其它具体组合物在GWP性能方面并未取得更好的技术效果；表7显示在可燃性方面，所有参与测试的组合物含量比例均未落入权利要求1的保护范围；表8的制冷能力（CAP）和性能系数（COP/COP-L）数据显示，落入修改后权利要求1中的组合物，其CAP和COP/COP-L的测定结果相比未落入权利要求1范围的其它组分比例含量接近的组合物，尤其是相对于被放弃的20%的端点数值，在CAP和COP上未产生更好的技术效果，甚至，被放弃的20% R-125及20% R-134a相比权利要求1范围内的组合物在CAP或COP上更优。由此可见，审查员判断“放弃”式修改是否被允许的前提是原申请文件是否记载了其它中间数值范围，而检索到的破坏权利要求新颖性的对比文件是否为抵触申请或与发明技术领域相差很远的其它技术。

综上，一般而言，权利要求应该用肯定的技术特征来限定要求保护的范围，不应采用否定的形式限定保护范围。审查过程中允许申请人可以采用具体“放弃”的方式对权利要求的保护范围重新概括是有前提的，该前提在于原申请文件中没有记载原数值范围特征的其他中间数值，而审查员检索到了抵触申请或属于与发明技术领域相差很远的其它技术“偶然公开”的情形。申请人则须证明，根据申请原始记载的内容可以证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者，该特征取经被“放弃”的数值时，发明具有新颖性和创造性，否则，这种修改方式就是不能被接受的。

（ 孙丽芳 作者单位：国家知识产权局专利复审委员会）

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