在我国专利法中，“优先权”是指申请人提出的在后申请与其他人在其首次申请的申请日之后、在后申请的申请日之前就同一主题所提出的申请相比，享有优先的地位，这也是“优先权”一词的由来。我国专利法第二十九条对此进行了明确规定。

从专利法的规定可知，在后申请与在先申请是否为“相同主题”是优先权成立的实质条件。对于“相同主题”的判断，《专利审查指南》（下称《指南》）在第二部分第三章第4.1.2节中规定：“专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。”

上述规定比较抽象，不能全部包括“相同主题”实际判断中存在的所有问题。实践中比较常见的情况是，在先申请是具体的下位概念，在后申请是概括的上位的功能性概念，此时判断两者是否属于“相同主题”的发明创造往往比较困难。笔者结合审查实践，就这个问题谈谈自己的观点。

第一种情况：在先申请文件仅记载了一个具体的实施例，在后申请要求保护概括的上位的功能性限定的技术方案。

因为都涉及同一性判断，因此在实践过程中，优先权的“相同主题”判断往往参考新颖性标准要求的“相同技术方案”的判断标准进行。但是，根据《指南》的相关规定，相同主题要求技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期的技术效果相同；而在新颖性判断中，则要求技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期的技术效果“实质上相同”。由此，在新颖性的具体判断中，上下位概念、惯用手段直接置换、数值范围的叠加等都符合“实质上相同”的判断标准。可见，优先权“相同主题”判断中对于“相同”的要求要高于新颖性判断中“实质上相同”的要求。所述“相同”仅是不要求文字记载或叙述方式上完全一致。

根据《指南》规定，在后申请中各项权利要求所述的技术方案应清楚地记载在在先申请的文件中。并且，《指南》在列举的案例中强调，针对在后申请的技术方案能否从在先申请中直接且毫无疑义地得出，所属技术领域的技术人员应作出明确判断。笔者认为，相同主题的判断方法是，将在后申请的权利要求的技术方案按照修改超范围的标准而非新颖性的标准与在先申请文件（即说明书和权利要求书，不包括说明书摘要）的内容进行比较。而这种判断方法也正符合目前国际上比较通用的拟制理论的判断思路。即在优先权期限内提出的相同主题的专利申请被看作是在首次申请的申请日所提出的，也就是说，将享受优先权的内容在时间上虚拟前提至在先申请的申请日。因此，在后申请想要享受在先申请的优先权，所谓的“相同主题”是指在后申请所要保护的技术方案必须是申请人在该在先申请的申请日（即在后申请所想要享有的优先权日）提交该在先申请时已经记载在该在先申请的申请文件中的，任何超出在先申请文件记载范围的内容都不属于在该在先申请提出申请时做出的，这些内容是不应该享有在先申请的申请日的，否则就是对公众的不公平。

在明确了以修改超范围的判断方法来判断“相同主题”后，判断这种概括方式是否属于相同主题只需要考虑，在后申请使用的上位的功能性限定，其覆盖的范围即能够实现这种功能的所有方式，是否包括了在先申请具体实施例中没有记载的方式，如果是，则优先权不成立。

第二种情况：在先申请说明书中记载了多个具体实施例，但在先申请文件中均没有对上述实施例进行概括、上位的功能性限定的表述，而在后申请要求保护该功能性限定的技术方案。

按照前面第一种情况的观点，以修改超范围的标准来判断的话，如果在后申请的功能性概括是无法从在先申请记载的多个实施例中直接地毫无疑义地得到，包含了在先申请中没有穷举的其他实现方式。同时，也不应认为在后申请与在先申请属于相同的主题。上述判断的结果正好与欧洲专利局第4版案例法中对优先权具体情况的规定中T1052/93号决定 “在后申请使用功能性特征引起了扩展因而不能享有优先权”的判定不谋而合，从而也印证了笔者对该问题解读的合理性。

上述仅仅是针对两种具体情形的优先权“相同主题”的判断的讨论。实际工作中，在后申请在在先申请记载的基础上进行技术特征的删减、增加、改变、二次概括、从大的数值范围中选择小的数值范围等各种情形层出不穷，也为优先权实质判断工作带来了困扰。笔者认为，在明确了以修改超范围的判断方法和先申请制为原则的拟制理论的含义后，坚持以下几个原则具有较强操作性：首先，在核实优先权是否成立时，应当明确享有优先权的最小单位是在后申请权利要求中记载的技术方案，而不是其中的某个具体技术特征，这就要求将技术方案整体进行比对。其次，明确比较对象是在后申请权利要求书的技术方案，和在先申请的文件（即在先申请的说明书和权利要求书，不包括说明书摘要），在后申请说明书中记载的内容不影响优先权的判断。最后，比对的方式是将在后申请中各项权利要求的技术方案与作为优先权基础的在先申请文件（即其说明书和权利要求书）进行比较。只有当在后申请要求保护的技术方案不超出在先申请文件的记载范围时，才能认为两者属于“相同主题”，在后申请才可以享有在先申请的优先权。

（陈力 作者单位：国家知识产权局专利复审委员会）

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