企業IPO應注意九大專利問題

肖群、李婕、蔡正

2019年12月06日08:52  來源:人民網-知識產權頻道
 

2019年11月25日,安翰科技(武漢)股份有限公司向上海証券交易所提出撤回安翰科技首次公開發行股票並在科創板上市的申請文件。作為進入首批科創板受理名單的9家企業之一,兩度暫停審核之后,安翰科技的科創板上市之路最終還是終止了。針對第二次主動提出中止,安翰科技在其申請文件中說明,是因專利訴訟周期較長,預計無法在審核時限內徹底解決,公司出於對知識產權的嚴謹態度,以及對科創板審核規則的尊重,主動撤回了上市申請。

企業上市之路遙遙,有各種考核指標及法律規定需要滿足,運行其中的企業深知其不易。本次安翰科技因為專利權糾紛事宜不得已撤回上市申請,導致前期無數的努力和付出付之東流,再次証明完善的企業綜合知識產權保護策略和方案,特別是科技類企業知識產權的核心——專利權,對企業發展和順利上市至關重要。如果企業前期重視程度不夠,疏於管理和保護、准備不足,很可能給整個IPO過程造成不可挽回的損害。

那麼,在企業IPO過程中,中國証監會發審委的委員們,對企業專利重點關注的問題有哪些?企業應當如何准備及回應發審委的的關注?依據實踐經驗以及對過往案例的研究,通過系統梳理,我們認為,擬上市企業專利領域應當主要關注下列問題:

一,專利權源的合法性。發行人專利的來源、取得方式和時間、重要程度、是否合法有效存續,是否存在被終止、宣告無效的情形,以及各專利發明人與發行人的關系。

二,已有專利和技術的穩定性。已獲授權的專利授權方的基本情況,以及授權的長期性與穩定性﹔自有技術、芯片、專利、產品等是否存在與外購芯片、產品相同或相似,是否存在專利侵權風險、商業秘密侵權、軟件著作權侵權等風險,是否存在糾紛或潛在糾紛﹔共用專利的研發與申請過程中,各共有人對專利使用、轉讓、許可第三方使用的約定情況,對各共有人的重要程度。

三,潛在專利的有效性。申請中的專利尚未取得專利權的原因,以及申請發明專利保護的進展情況。

四,研發人員的合規性。核心技術的發明人或主要研發人員及其曾任職的單位情況,核心技術的具體來源、研發周期、形成過程,是否涉及公司董事、監事、高級管理人員或其他核心人員在曾任職單位的職務成果,是否與原工作內容相關,是否侵犯原單位知識產權,是否違反其競業禁止義務和保密協議,是否存在權屬糾紛或潛在糾紛風險。

五,合同權利的公正性。合作研發技術對發行人生產經營的作用論証,包括發行人與合作方研發的主要協議安排、各方主要權利義務、費用承擔方式﹔如果雙方協議中約定知識產權歸雙方共有,需要特別說明是否影響發行人對該知識產權的使用﹔介紹合作研發方是否與發行人存在關聯關系,是否存在上述各方及發行人股東、董事、監事、高管等互相持有對方股權的情況﹔說明是否存在利用關聯方或非關聯方的職務發明情形﹔披露發行人與合作研發方是否存在糾紛,發行人是否存在對上述合作研發方的重大依賴。

六,專利授權的情況以及公允性。專利持有人授權發行人使用技術的情況,包括授權使用的技術名稱、授權時間、使用范圍、使用限制、使用期限、授權形式、授權許可使用的費用、支付情況及公允性、有無向發行人以外的第三方授權使用﹔發行人使用授權技術的研發、生產情況,授權技術對發行人的經營、業績貢獻情況。

七,衍生專利、技術的權利歸屬和權益分配。發行人在獲得授權使用技術的基礎上形成的衍生專利、技術的權屬是否清晰﹔就獲得授權的專利或者以自有專利對外授權的情形下,各方針對因授權使用所產生的衍生專利、技術的權益分配是否明確,衍生專利及技術是否存在糾紛或潛在糾紛。

八,核心技術人員的穩定性。說明報告期內核心技術人員的薪酬水平、流動情況,是否採取了保証人員穩定的措施。

九,保密制度的完備性。企業是否制定了保護知識產權、防范泄密的內部制度及其執行情況。

綜上,擬上市企業在IPO過程中,對專利為代表的相關無形資產,應當從以上角度進行自查。如有必要,可以由專業知識產權律師團隊提前介入,做好相關知識產權的收集、整理、規劃,以應對發審委的相關核查,並對潛在訴訟進行布局和防控,確保企業無形資產的的安全性及穩定性,為整個IPO過程保駕護航。(作者供職於浩天信和律師事務所)

(責編:趙春曉、呂騫)