如何认定“搭便车”行为?

2018年08月13日09:17  来源:中国知识产权报
 
原标题:如何认定“搭便车”行为?

图1

图2

陈力霏 黄若微

案情回顾

2009年,Shoe Branding Europe BVBA(下称涉争商标申请人)向欧盟知识产权局(EUIPO)递交了一件尼斯分类第25类的欧盟商标申请(如图1,下称涉争商标),拟用于保护鞋类商品。

2010年,德国阿迪达斯公司(下称阿迪达斯)基于原欧盟商标条例第8(1)(b)条与第8(5)条有关规定,以涉争商标与其早于2006年1月26日获准注册的、保护范围为尼斯分类第25类第3517646号欧盟图形商标(如图2,下称在先商标)具有混淆可能性,且无正当理由使用申请商标可能导致从在先商标显著特征或声誉中获益,或对在先商标造成损害为理由,提起异议。

2012年5月22日,EUIPO驳回了阿迪达斯的异议申请。阿迪达斯继而申诉至EUIPO申诉委员会(下称申诉委员会),但被申诉委员会驳回。阿迪达斯不服上述申诉决定,于是提请欧盟普通法院撤销前述决定。2015年5月21日,欧盟普通法院经审理后作出判决,撤销了前述申诉决定,并在二审时得到了欧盟法院的维持。根据法院判决,申诉委员会重审后支持了阿迪达斯提出的异议请求。涉争商标申请人不服申诉委员会重审后作出的决定,于是提请欧盟普通法院予以撤销。

近年来,针对知名商标“搭便车”的现象层出不穷。在“三道杠”对垒“两道杠”的事件中,欧盟普通法院对于“搭便车”的认定,是本案关注的焦点。

在先商标是否享有声誉

早在2010年提起异议程序时,阿迪达斯便提交了大量文件以证明在先商标投入了真实使用并享有一定知名度。EUIPO及申诉委员会审理后均认为,无论是从使用历史、市场份额、广告宣传投入等因素进行考虑,还是依据在数个欧盟成员国调查得出的结论(较高比例的消费者会对含 “三道杠”图样设计的鞋类商品与阿迪达斯建立起联系),抑或是数个欧盟成员国的国内判决对“三道杠”标识知名度的认可,均可证明在先商标已享有较高的声誉。

尽管有较多证据文件并非指向本判决严格对应的在先商标,且较多使用行为也仅发生在德国境内,但是欧盟普通法院并未否认该部分证据的有效性。欧盟普通法院认为,在先商标权利人可以采用多种形式来证明其商标享有声誉,只要能证明相关公众得以清晰识别商品或服务源于在先商标权利人即可;欧盟商标条例第8(5)条的扩大保护前提之一为在先商标必须在欧盟境内享有声誉,在先商标仅需满足被欧盟一定地域范围内达到一定比例的相关公众所知悉即可,如本案中“三道杠”商标在德国境内被证明享有声誉,则可满足该条件。

是否对在先商标造成损害

首先,在相关公众的注意程度方面,欧盟普通法院认为本案涉争商品(运动鞋类商品)属于普通的日常用品,消费者在选购此类商品时并不需要具备更高的注意水平。

其次,在涉争商标与在先商标的近似程度判断中,二者尽管在长度以及倾斜方向上有所不同,但是用于运动鞋类商品上时的差异并不容易被普通消费者察觉。

最后,在判断涉争商标是否给在先商标的显著性或声誉造成了损害时,欧盟普通法院肯定了享有声誉的在先商标可通过欧盟商标条例第8(5)条获得较普通商标更大的保护范围。在本案涉争商标与在先商标从视觉上并无实质区别、指向的商品完全一致、面对的市场和消费群体也大体相同的情况下,都无形中给消费者造成了错误认知。即使仅仅是“可能”使得相关公众产生错误认知,但只要使得相关公众将涉争商标与在先商标建立起了某种联系,就存在减弱在先商标显著性、攀附其市场声誉、利用其显著性或声誉取得不正当利益以及淡化乃至丑化在先商标的可能性。

涉争商标是否存在正当使用理由

正当使用理由的存在必须满足十分严苛的条件。本案涉争商标申请人并未提供在德国以外的其他“享有声誉的在先商标所注册的区域或国家”内的有效使用证据;此外,涉争商标与在先商标此前在相关区域或国家内并非无争议共存;再者,一些证据表明涉争商标申请人的使用无法满足“真实、有效、诚信”的要求,比如其于2007年在西班牙与葡萄牙使用“两道杠已足够”的口号宣传自己的鞋类商品,可以显示出其攀附在先商标声誉的主观意图。

综上,欧盟普通法院于2018年3月1日作出判决,驳回了涉争商标申请人的全部诉讼请求。

案件启示

从判决结果来看,欧盟普通法院延续了自欧莱雅案以来的一贯立场,强调了“不正当获利”作为一种注册障碍事由,意在保护知名商标权利人在其商标上已投入的资源及知名商标上附带的商誉。

根据欧盟当前的法律规定和司法实践,欧盟商标条例对知名商标扩大保护并不以相同或近似商品/服务为要件,且对于商标知名度或声誉的地域范围的要求也并非高不可攀。在欧莱雅案确立的裁判标准短期内不会发生实质改变的大环境下,商标申请人要考虑知名商标具有跨类/扩大保护的特点,应在前期做好全面检索工作,注意避开知名商标的显著特征。对于在市场上进行了真实、有效、诚信使用的欧盟商标申请,被第三方提起异议程序时,申请人可考虑“该商标的使用存在正当理由”这一法定抗辩理由,尽力从使用时间、使用地域、无争议共存等方面搜集相关证据。

作者单位:华孙(北京)知识产权有限公司

(责编:龚霏菲、王珩)