創造性是專利法對於發明創新高度的要求，評判創造性的關鍵在於如何盡可能客觀地衡量發明技術貢獻的大小，使得最終授予的專利權能夠與發明人對於現有技術的真正貢獻相匹配。

　　近年來，社會上對審查員在創造性評判中使用“三步法”以及公知常識等提出一些質疑。2019年4月4日，國家知識產權局公布了《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》（下稱《修改草案》）及其說明，對審查指南創造性有關部分進行了系統修訂，包括進一步明確了理解發明的一般路徑、規范了創造性的評述思路、有針對性地強化審查員的舉証責任等，旨在及時響應社會需求，促進專利申請和審查質量的提升。

正確理解發明 規范理解路徑

　　正確理解發明是審查員認定申請事實、客觀評價創造性的前提。《修改草案》進一步規范了理解發明的路徑。

　　《修改草案》在審查指南第二部分第八章第4.2節“閱讀申請文件並理解發明”部分，增加了“並充分了解背景技術整體狀況”，進一步明確審查員在理解發明時，必須從說明書記載的背景技術出發，這是因為申請文件中記載的背景技術通常是發明人實施技術改進的對象，也是發明創造的真正技術起點。同時，《修改草案》進一步明確了理解發明重點在於整體理解發明，包括“了解發明所要解決的技術問題、理解解決所述技術問題的技術方案和該技術方案所能帶來的技術效果”等，以及增加“進而明確發明相對於背景技術所作的改進”，要求審查員在理解發明時，應當把握發明對背景技術的改進思路，明晰發明的貢獻。

　　對於發明的理解貫穿審查過程始終，是不斷深入的過程。《修改草案》規范了理解發明的路徑，要求審查員在理解發明時應當首先從背景技術出發，整體理解發明，把握發明相對於背景技術的真正貢獻所在，也就是強調了理解發明應當首先從發明人的視角開始進行，通過閱讀申請文件和背景技術，理解申請人要求保護的發明是什麼，要解決什麼樣的技術問題，申請人認為的技術貢獻在哪裡等。

把握立法本意 合理評判創造性

　　《專利審查指南》第二部分第四章規定了發明創造性，更具體地說，是非顯而易見性的判斷方法。包括：第一步，確定最接近的現有技術﹔第二步，通過比較確定發明與最接近現有技術之間的區別技術特征，由區別特征所達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題﹔第三步，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，即所謂的“三步法”。

　　創造性本身是一個程度的概念，對創造性或者非顯而易見性的判斷不可避免地帶有一定的主觀性，“三步法”就是力求通過規范判斷過程以達到基本一致的合理的判斷結果。

　　1.整體考慮，確定發明實際解決的技術問題

　　在上述創造性的判斷方法中，發明實際解決技術問題的確定是其中的難點，也是代理人/申請人和審查員經常有爭議的地方。

　　《修改草案》對審查指南第二部分第四章3.2.1.1節（2）“確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題”部分進行了修改。一是將“然后根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題”修改為“然后根據該區別特征在要求保護的發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題”，即增加了“在要求保護的發明中”﹔二是在最后一段最后增加“對於功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的技術特征，應整體上考慮所述技術特征和它們之間的關系在要求保護的發明中所達到的技術效果”。

　　上述修改強調了應當整體考慮確定發明實際解決的技術問題。在確定發明實際解決的技術問題時，不應僅僅基於區別特征本身固有的功能或作用，而應當根據區別特征在要求保護的整個方案中所能達到的技術效果，同時考慮特征之間的聯系，來確定發明實際解決的技術問題。需要注意的是，區別特征在“要求保護的發明中所能達到的技術效果”，或者說區別特征與其所能產生的效果或作用之間的這種聯系，應當是在原始申請文件中有明確的記載，或者是本領域技術人員根據其在申請日時的知識和能力就可以認識到的，否則，就犯了事后諸葛亮的錯誤。

　　例如，在一件專利申請中，權利要求1要求保護制備二苯基砜化合物的方法，特征在於反應是在內壁上具有耐腐蝕層的容器中進行。申請人在說明書中指出，發明所要解決的技術問題是防止金屬離子造成的二笨基砜化合物產品著色，耐腐蝕層可以是玻璃或含氟樹脂等。對比文件1公開了一種二苯基砜化合物的純化方法，權利要求1與對比文件1的區別在於本申請使用的容器具有耐腐蝕層。但對比文件1未對反應容器提出任何要求，也未提及二苯基砜化合物產品著色的問題。

　　如果依據玻璃或含氟樹脂涂層本身固有的耐腐蝕效果，將本發明實際解決的技術問題直接認定為“如何防止反應容器發生腐蝕”，就會輕易地得出本申請權利要求1是顯而易見的結論。但是，對比文件1僅僅涉及二苯基砜化合物的常規后處理步驟，其中並未具體提及金屬離子雜質，也未提及金屬離子會導致二苯基砜化合物產品著色的問題。在對比文件1的基礎上本領域技術人員並不能認識到上述技術問題的存在，也就很難有動機去改進現有技術進而提出本申請要求保護的方案。就本申請而言，考慮區別特征在要求保護的發明中能夠達到的技術效果，發明實際解決的技術問題應為“如何防止二笨基砜化合物產品著色”，這也是申請人在說明書中聲稱的本發明所要解決的技術問題。實際上，如果對導致產品著色這一缺陷產生原因的認識已經超出了所屬領域的技術人員在申請日前的認識水平和能力，該申請的貢獻則恰好在於發現了該原因並提出相應的解決方案，發明具有創造性。

　　在確定發明實際解決的技術問題時，應整體考慮區別特征在要求保護的發明中達到的技術效果。機械根據每一個區別特征的作用或效果分別確定一個技術問題，再分別評價是否存在技術啟示的做法是不正確的，如此做法本身即割裂特征之間的聯系，並未將權利要求作為“一個”技術方案整體進行考慮。

　　2.正確理解發明，把握發明實質

　　《專利審查指南》第二部分第四章第6.4節“對要求保護的發明進行審查”提示了考慮創造性應當注意的問題，包括審查應針對權利要求限定的技術方案進行，應對權利要求限定的技術方案整體進行評價等。此次《修改草案》一是在段末增加“但是，權利要求中對技術問題的解決沒有作出貢獻的技術特征，對評價權利要求限定的技術方案是否具備創造性不產生影響”。二是相應增加了一個實例予以解釋，具體為：“一項涉及照相機的發明，該發明的實質在於照相機快門的改進，其技術問題的解決取決於快門結構或者曝光時間控制。即使申請人將照相機其他固有部件如鏡頭、取景器等部件寫入權利要求中，這些技術特征也與照相機快門改進的技術問題無關，因此，它們屬於對改進照相機快門這一技術問題的解決沒有作出貢獻的技術特征。”

　　《修改草案》在上述6.4節的修改給出了審查創造性時，對於 “對技術問題的解決沒有作出貢獻的技術特征”應如何考慮的指導原則。關於此處的“技術問題”，在草案的修改說明中進行了解釋，是指審查員在評價創造性時確定的技術問題。當審查員採用審查指南規定的“三步法”來評價創造性時，該技術問題即在第二步確定的發明實際解決的技術問題，該實際解決的技術問題很多情況下與申請人在說明書提出的發明所要解決的技術問題是相同的。即如《修改草案》增加的實例而言，申請人在說明書中指出申請人通過改進快門結構縮短了曝光時間，審查員經過檢索和閱讀申請文件，認為發明的實質確實在於快門的改進，其他固有部件特征如鏡頭、取景器等技術特征對“縮短曝光時間”這一技術問題的解決沒有貢獻，即使申請人將其寫入權利要求中，甚至進一步寫入鏡頭或取景器的詳細組成，也不會對權利要求是否具備創造性的結論產生影響，或者說，因此提升權利要求創造性的高度，使得原來沒有創造性的發明變得有創造性。

　　當然，如果申請人認為審查員認定的技術問題/技術效果有誤，申請人可以通過意見陳述或提供証據等方式進行爭辯。審查員應該考慮申請人的意見陳述或証據，必要的時候重新認定技術問題，繼續進行審查，這也是正常審查程序的要求。《專利審查指南》第二部分第四章3.2.1.1節中給出了重新確定技術問題的原則。發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，隻要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得到該技術效果即可。審查員重新確定的技術問題也必須是基於原始申請文件公開的內容能夠認定的事實，而不能僅僅是泛泛的聲稱或陳述。發明實際解決的技術問題，其中 “實際”二字即隱含了發明“能夠”解決該技術問題的含義。

　　《修改草案》征求意見期間，得到非常積極的反響，也有一些不同的聲音。外界對6.4節的意見主要包括：草案中技術問題含義不夠清楚，主觀性較強，在實踐中可能會造成誤用甚至濫用﹔草案規定了在審查創造性時某些技術特征可以不用檢索和評價，並據此認為草案與創造性判斷應整體考慮的原則相違背﹔有個別意見將草案文字解讀為“對技術問題的解決沒有作出貢獻的技術特征”必然意味著其對權利要求的保護范圍沒有影響，因此認為與侵權判斷中在解釋權利要求范圍時的“全部技術特征覆蓋原則”不一致。

　　需要說明的是，6.4節的修改並未意圖改變創造性評判的方法和思路,權利要求記載的所有特征在考慮權利要求保護范圍都應當考慮，這是毫無疑義的，並不存在根據《修改草案》可以對某些特征不進行檢索或評述的問題﹔對權利要求保護范圍產生影響的特征未必會對權利要求的創造性產生影響，不應將二者混為一談。總的來說，6.4節與其他相關部分的修改思路是一致的，目的在於引導審查員在評判創造性時准確把握發明智慧貢獻，實質上對審查員在審查中正確理解發明，把握發明實質提出了更高的要求。

強化証據意識 明確舉証要求

　　《專利審查指南》第二部分第八章第4.10.2.2節（4）的最后一段涉及對審查員在審查意見通知書中引用公知常識提出了要求。此次《修改草案》對於第二部分第八章第4.10.2.2節（4）最后一段有關審查意見通知書中引用公知常識的規定進行了細化和明確。一是調整申請人對審查員引用公知常識提出異議時審查員回應方式的順序，即將“說明理由或提供相應的証據予以証明”修改為“提供相應的証據予以証明或說明理由”。二是在該段段末增加“在審查意見通知書中，審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時，通常應當提供証據予以証明”。

　　《修改草案》規范了創造性評述中對公知常識的使用，有針對性地強化審查員的舉証責任，進一步明確審查員的舉証要求。一方面明確了在申請人對審查員引用的公知常識有異議時，審查員舉証優先的原則，能舉証應當盡量舉証﹔另一方面，對審查員提出了如果將申請人認為的“發明點”認定為公知常識時通常應當舉証的原則要求。《修改草案》中對舉証並未作剛性的規定，是考慮到確實有些情況下無法舉証或者沒必要舉証。例如，對於眾所周知的技術常識（彈簧受力會壓縮，海綿可以吸水），如果這些情況也要求必須舉証，並無太大實際意義。

　　綜上，此次指南修改，對創造性審查思路進行了系統性完善，包括：正確理解發明﹔在審查過程中正確運用創造性的評判方法（特別是整體考慮確定發明實際解決的技術問題），有針對性地加強對公知常識的舉証責任﹔在得出發明是否具備創造性的審查結論時對於某些技術特征應當如何正確考慮等。目的在於要求和引導審查員在評判創造性時正確認識創造性的立法宗旨和法律內涵，把握發明實質，客觀公正評判發明對現有技術的貢獻﹔從另一方面來說，可以引導申請人在申請和撰寫申請文件時更加注重對發明實質的闡釋，與審查員進行更加有效的溝通，促使真正的發明創造能夠更好更及時地獲得保護，發揮專利制度鼓勵發明創造、促進技術創新的作用。

　　筆者參與《專利審查指南》修改的全過程，藉此說明對有關問題的思考，也希望對讀者理解《修改草案》的內容能夠有所裨益。（周胡斌 周文 陳煒梁）

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