歐洲專利局（EPO）近日發布和生效的《歐洲專利局審查指南（2018）》（下稱EPO指南）引起廣泛關注，特別是其中G部分第II章第3節“排除的主題”有關可授權客體部分的修改更是引發了熱議，例如EPO對於客體判斷中技術性的要求是否有所變化，對於新興和熱門領域如人工智能和機器學習、商業方法等是否提出新的審查標准等。鑒於此，本文對新修訂的EPO指南的相關內容進行梳理和總結，希望對各界更全面地了解此次EPO指南修改內容有所幫助。

對發明主題的“技術性”的要求

EPC 52涉及可享專利的發明。其中，EPC 52（1）規定，對於所有技術領域的任何發明，隻要是新的，包含創造性並且能夠在產業上應用，應當授予歐洲專利。EPC 52（2）則列舉了不被視為發明的主題，這些主題或是抽象的，例如發現或科學理論﹔和/或是非技術性的，例如美學創作或信息呈現。

EPC 52（1）明確了歐洲專利保護的對象是發明，EPO指南沒有進一步定義什麼是“發明”，但是，其中G部分第II章第1節中明確指出：“EPC 52（1）意義上的‘發明’必須是具體的並具有技術性。”G部分第I章第2節則對什麼情況下認為發明滿足技術性要求做了一個原則規定：發明技術性必須達到這樣的程度，涉及一個技術領域，與一個技術問題有關，以及在權利要求中存在技術特征。

同時，EPO指南規定了在考慮申請的主題是否屬於EPC 52（1）意義上的發明時需注意的幾個方面：首先，任何依據EPC 52（2）的排除僅適用於針對此類主題本身的申請﹝EPC 52（3）﹞﹔其次，應將權利要求的主題作為一個整體確定其是否具有技術性，如果不具有技術性，則不屬於EPC 52（1）意義上的發明﹔以及，是否屬於EPC 52（1）意義上的發明的判斷獨立和區別於新穎性、創造性和實用性的判斷，對技術性的評估在不考慮現有技術的情況下進行。

值得注意的是，EPO指南在用語上注意區分了“技術性（technical character）”和“技術特征（technical feature）”。顯然，“技術性”的含義比技術特征更加原則和上位，權利要求中含有技術特征是發明具備技術性的標志（之一）。從下文的介紹可以看到，通過引入“技術性”這一概念，EPO指南把要求保護的主題是否包含技術特征、解決技術問題、產生預期技術效果和/或涉及具體技術領域等，有機統一在對於發明主題是否具有“技術性”的綜合考慮之中，並且，這種考慮在客體判斷和創造性審查中秉承的原則都是一致的。

G部分第II章

“排除的主題”部分的修訂

EPO指南此次客體部分的修訂主要是結合EPC 52（2）各項排除保護主題的特點，從特殊考慮因素、正反示例等多個方面對如何考慮特征能否對發明的技術性做出貢獻進行了更進一步的說明。修改主要涉及G部分第II章第3.3、3.5和3.6節，針對的是“數學方法”“智力活動、游戲或商業活動的方案、規則和方法”和“計算機程序”。分述如下。

1.使用技術手段（例如計算機）的權利要求在整體上具有技術性（第3.3、3.5、3.6節）

根據EPC 52（2）和（3）的規定，僅涉及純粹抽象的數學方法、所有步驟都是由智力活動實現的方法、游戲的方案和規則、商業方法、計算機程序本身不具有可專利性。但是，基於從整體上確定所要求保護的主題是否具有技術性這一原則，如果權利要求中使用了技術手段，則其不被EPC 52（2）和（3）規定的可專利性排除，屬於EPC 52（1）意義上的發明。

技術手段可以是計算機、計算機網絡、其他可編程裝置等眾所周知的技術手段。例如，對數學方法而言，如果權利要求涉及一種使用技術手段（例如計算機）的方法或一種設備，則該主題整體上具有技術性，不被排除在EPC 52（2）和（3）規定的可專利性之外。又例如，如果要求保護的主題限定了商業方法至少一些步驟是通過技術手段實現的，如計算機、計算機網絡或其他可編程裝置，則其不屬於被排除的主題，不被EPC 52（2）（c）和（3）規定的可專利性排除。此外，對於計算機實施的方法、計算機可讀存儲介質或設備的權利要求不違反EPC 52（2）和（3），這是由於任何涉及技術手段（例如計算機）使用的方法和技術手段本身（例如計算機或計算機可讀存儲介質）因具有技術性而代表了EPC 52（1）意義上的發明。

2. 數學方法可能會對發明的技術性做出貢獻——數學方法應用於某一技術領域和/或（被）適應於特定的技術實施，而對服務於技術目的的技術效果做出貢獻（第3.3節）

對技術應用（Technical applications）而言，當評估數學方法對發明的技術性所做的貢獻時，必須考慮該方法是否用於技術目的。諸如“控制技術系統”之類的一般性的目的不足以賦予數學方法技術性。技術目的必須是特定的，例如通過測量壓實機的經過次數，確定所需材料密度。僅僅是數學方法可用於技術目的也不能充分賦予發明技術性，權利要求在功能上應明確地或隱含地限於該技術目的，例如通過指定數學步驟的輸入和輸出序列如何與技術目的相關，使得數學方法與技術效果建立因果關系。

對技術實施（Technical implementations）而言，如果權利要求是針對數學方法的特定技術實施，並且數學方法特別適用於（adapted for）該實施，則該數學方法也對發明的技術性做出了貢獻，例如利用與計算機硬件字長匹配的字長偏移而做出的多項式減少算法的調整。

3.人工智能和機器學習都基於計算模型和算法，這種計算模型和算法能否對技術性做出貢獻適用與數學方法相同的判斷標准（第3.3.1節）

人工智能和機器學習都基於分類、聚類、回歸和降維的計算模型和算法。這樣的計算模型和算法不管是否可以基於訓練數據進行“訓練”，其本身都具有抽象的數學性質。因此，有關數學方法能否對發明的技術性做出貢獻的判斷標准通常也適用於這種計算模型和算法。

人工智能和機器學習在各種技術領域中都已得到應用。例如，基於低級特征（如圖像的邊緣或像素屬性）的數字圖像、視頻、音頻或語音信號的分類是分類算法典型的技術應用，對技術性做出了貢獻。然而，僅僅就文本內容對文本文檔進行分類，其本身是語言目的，不被視為技術目的，沒有對技術性做出貢獻。

4.對於涉及智力活動方法的權利要求，僅僅是技術考慮或使用技術手段的可能性不能使主題整體具有技術性（第3.5.1節）

如果一項方法權利要求中的所有方法步驟都是由智力活動實現的，無論權利要求是否還包括技術實體（technical embodiments）以及該方法是否基於技術考慮，其均屬於智力活動方法。

權利要求僅僅存在使用技術手段的可能性，但是，如果沒有排除可以使用純粹的智力活動來執行所有方法步驟，也不足使其具有可專利性。

僅僅指定數學方法的數據或參數的技術性質，並不足以定義EPC 52（1）意義上的發明，因為所述的方法仍屬於被排除的智力活動方法本身。（另見第3.3節）

如果需要技術手段，例如計算機來執行該方法，則將它們作為必要特征包括在權利要求中。

5.如果不是以技術方式解決技術問題，而僅僅是對游戲規則或商業方法進行設置或改進，沒有對權利要求的技術性做出貢獻

實施游戲規則的技術手段使要求保護的主題具有技術性，但不能基於游戲規則本身確定創造性。無論它們的原創程度如何，必須基於游戲規則技術實現的進一步技術效果來確定創造性。例如，通過限制游戲的復雜性而實現降低內存、網絡或計算資源的使用，並沒有通過技術解決方案來克服技術限制，因此未對發明主題的技術性做出貢獻﹔游戲規則產生的心理效應，如愉悅、懸念等，不是技術效果,確定玩家的游戲分數或技能等級的規則和相應的計算指令，即使計算復雜也通常被認為是非技術性的。（第3.5.2節）

限定了商業方法技術實施的權利要求中，對權利要求技術性做出貢獻的特征大多數情況下僅限於限定了特定技術實施的特征。對旨在繞開技術問題，而不是以本質上（inherently）技術的方式解決該問題，實質上是對商業方法的改進，也不被認為對現有技術做出了技術貢獻。盡管商業方法的結果可能是有益的、實用的或可銷售的，但這不屬於技術效果。例如，避免冗余簿記的自動會計方法在計算機工作負載和存儲方面佔用較少的計算機資源，這些優點產生於會計方法本身固有的業務規范，而並非計算機負載和存儲的技術問題的技術解決方案，並不符合上述作為“技術效果”的條件。（第3.5.3節）

6.如果計算機程序具有賦予技術性的“進一步技術效果”，則該計算機程序屬於可授權客體（第3.6節）

計算機程序不同於相應的計算機實施的方法，前者指的是指定方法的一系列計算機可執行的指令，而后者指的是實際在計算機上執行的方法。計算機實施的方法是涉及技術手段（例如計算機）使用的方法，因而具有技術性，計算機程序則需要考察是否具有賦予計算機程序技術性的“進一步技術效果”。

“進一步技術效果”是計算機程序在計算機上運行或加載到計算機中時能夠產生超出程序（軟件）與計算機（硬件）之間“正常”物理交互的技術效果。執行程序的正常物理效應，例如，計算機中的電流循環，其本身不足以賦予計算機程序技術性。而計算機程序具有的控制技術過程或計算機本身的內部功能或其界面的技術效果則能夠賦予計算機程序技術性。例如，指明了汽車防抱死制動系統控制方法的計算機程序，可以產生“進一步技術效果”，具有技術性。

整體來看，新增包括人工智能和機器學習等“新興領域”審查的規定，為這類發明的審查帶來更大的確定性和預期性，同時也體現了相關審查標准的延續性。EPO指南修訂對於可專利主題“技術性”的要求並未發生任何實質性變化，只是對其進行了進一步明確和細化。

對“技術性”的要求貫穿於

客體和創造性的判斷過程

審查中對於發明主題技術性的要求貫穿於客體和創造性判斷的整個過程，特別是對於包含技術特征和非技術特征的混合型權利要求而言，新修訂的EPO指南堅持和進一步明確了這一原則。EPO指南G部分第II章與數學方法、商業方法等“排除的主題”相關的小節中均指出：不僅要在客體判斷時考慮主題整體上是否具有技術性，而且一旦確定所要求保護的主題整體上屬於可授權客體，就要對新穎性和創造性進行審查，對發明主題的技術性沒有做出任何貢獻的特征在評價創造性時也不應予以考慮。

EPO指南G部分第VII章第5.4節給出了對於此類混合型權利要求創造性的判斷方法，審查標准以及相關的審查示例在此次指南修訂中並沒有任何變化。所述方法包括：

（1）根據發明實現的技術效果，確定對發明技術性做出貢獻的特征。

（2）聚焦於步驟（1）確定的對發明的技術性做出貢獻的特征，選擇最接近的現有技術。

（3）確定與最接近的現有技術的區別特征。將權利要求作為整體，確定這些區別特征產生的技術效果，以便從這些區別特征中確定做出技術貢獻的特征和沒有做出技術貢獻的特征。

a.如果不存在區別特征（甚至非技術區別特征），提出新穎性反對意見（EPC 54）。

b.如果區別特征沒有做出任何技術貢獻，提出創造性反對意見（EPC 56）。反對的理由為：如果對現有技術沒有技術貢獻，則權利要求的主題不具有創造性。

c.如果區別特征包括做出技術貢獻的特征，適用以下規定：

基於區別特征所取得的技術效果確定發明實際解決的技術問題。沒有做出技術貢獻的特征或者非技術效果，可以作為“發明實際解決的技術問題”的一部分“給予”本領域技術人員，特別是作為發明必須滿足的要求。

如果對於發明實際解決的技術問題而言，技術解決方案對於本領域技術人員來說是顯而易見的，提出創造性反對意見（EPC 56）。

可以看到，上述創造性評價方法堅持了這樣的原則：在包含技術特征和非技術特征的混合型權利要求中，必須評估每一個特征在發明中是否對要求保護主題的技術性做出貢獻﹔在評價創造性時，未對技術性做出貢獻的特征可以作為發明“實際解決的技術問題”的一部分“給予”本領域技術人員，以此排除“非技術貢獻”對創造性考量可能帶來的影響，確保不會基於對發明的技術性沒有貢獻的特征或者非技術性貢獻認可創造性。

結語

修訂后的EPO指南無論對於申請人還是對於審查員都給出了更加明確的指引，也敦促我們進一步思考如何完善審查標准以適應技術的發展和形勢的需要，使專利制度真正起到鼓勵技術創新和促進經濟發展的目的。（周胡斌 周文）

分享讓更多人看到